明細書・クレーム戦略
当初明細書の記載とクレーム文言の工夫を、権利化後の裁判例と結び付けて検討するための資料を案内する。
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特許「出願」価値の最大化戦略－当初明細書の工夫＋クレーム文言の工夫＜12選＞－
高石秀樹著。パテント2022年、Vol.75 No.8掲載。日本弁理士会の公開PDFで本文を閲覧できる。 本論考では、当初明細書に記載する「発明の課題」と、クレーム解釈、サポート要件、補正・分割・訂正との関係を検討し、クレーム文言の工夫を12項目に整理している（91～104頁）。
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関連するテーマ
クレーム解釈、サポート要件、明確性、数値・パラメータ、発明の課題と効果、補正・分割出願について、これまでの執筆・講演資料を併せて確認いただきたい。
論考解説：特許「出願」価値の最大化戦略
本論考は、登録された特許権の範囲に加えて、当初明細書を基礎に将来どのようなクレームを創り得るか、という視点から出願価値を検討するものである。以下は、拙稿（パテント2022年８月号、91～104頁）の要点である。
１．当初明細書に、将来の補正・分割・訂正の余地を残す
出願時のクレームだけでなく、その後に無効理由が示された場合の減縮訂正や、競合製品に応じた補正・分割も想定して、当初明細書の記載を検討する。後から必要となる構成やその組合せについて、当初開示に根拠がなければ、クレーム変更の選択肢が狭まるからである。
論考では、この将来の選択肢を「オプション権」と捉えている。実務上は、実施例の具体的な構成に加え、どの構成を変更できるか、どの事項を共通化・抽象化できるかを検討し、将来のクレームを支える記載を用意する（91～92頁）。
２．「発明の課題」と各要件との関係を確認する
発明の課題の設定、表現、記載位置は、クレーム解釈、サポート要件、補正・分割・訂正、進歩性の検討に関係する。課題を詳細に書くことの利点と、権利範囲や記載要件の判断に及ぼす不利益を、発明ごとに検討する必要がある。
本論考は、具体的な課題の記載が常に有利になるとはしていない。進歩性の説明に役立つ記載が、サポート要件等では検討を要する場合もある。発明者から聞いた課題をそのまま記載する前に、明細書全体と将来のクレームの関係を確認する、というのが実務上の着眼点である（第２項）。
３．クレーム文言を複数の切り口で検討する
論考の第３項は、①拒絶理由対応と補正、②従属項、③機能的クレーム、④サブコンビネーションクレーム、⑤用途・使用態様、⑥除くクレーム、⑦パラメータ発明、⑧効果のクレームアップ、⑨製造方法・単純方法、⑩別出願、⑪程度を表す文言、⑫間接侵害・複数主体侵害を想定したクレーム、という12の工夫を扱う。
全ての発明に12項目が適するわけではない。対象製品・方法をどの請求項で捉えるか、その表現を当初明細書が支えるかを検討し、複数の請求項・出願によって確保する範囲を考える。
論考全文・講演資料・関連動画
ウェブ解説で検討の観点を確認した上で、裁判例や具体例は論考全文を参照されたい。動画・プレゼン資料は、同じテーマを別の形式で確認するための関連資料である。
論考PDF全文：特許「出願」価値の最大化戦略（91～104頁）
講演PDF：当初明細書の最重要ポイント・クレーム文言の工夫12選