特許裁判例・知財実務ブログ

「設計事項」の認定基準、特に直接的な証拠（副引例）を示すことなく進歩性を否定できる条件を、装置・システム分野の裁判例に基づき調査した。 実務上、証拠を伴わずに設計事項が認められた裁判例は以下の３類型に集約される。 ①数値範囲の限定：明細書に数値限定の根拠や技術的意義（臨界的意義）が記載されておらず、単に公知技術の具体的適用に伴う最適化とみなされる場合。

『設計事項』の分水嶺 相違点に係る構成が「発明の課題」と相関し、その技術的意義が明細書に開示されているか否かが、容易想到性を分ける決定的な境界線となっている。 数値限定やパラメータ発明において、相違点が単なる設計事項として片付けられるか、あるいは進歩性が認められるかは、その数値限定やパラメータが「本件発明の課題解決」にどう寄与するかに依存する。 ①進歩性を肯定するロジック： 発明の課題が非公知であるか、あるいは課題解決とパラメータが強く相関している。

公知の物質に対して不純物量のみを数値限定したクレームが、どのような条件で「進歩性」と「サポート要件」を満たすのか？ １．進歩性の判断：従来法の「限界」が鍵 不純物を低減すること自体は多くの場合「自明な課題」とみなされる。そのため、進歩性の成否は「その数値が従来の手法の延長線上で達成可能か」による。

*進歩性〇 甲１発明（昔のスポーツブラ）の乳房支持フラップを乳房係合ポケットにオーバーフィットする構成は、本件発明の課題（一つの製品で様々なバストの形やサイズ、補正ニーズに対応できる）とは異なる、甲１発明の課題（ジョギングなどの運動中に、胸が揺れて痛むのを防ぐこと）を解決するためのものである。 本件発明１の出願当時、乳房支持フラップの締め付け位置をバスト下部にし、バスト下部を覆う構成に変更する動機付けがあったということはできない。

１ 動画全体の中心的メッセージ 明細書における「発明の課題」の設定が、サポート要件、実施可能要件、進歩性、新規事項追加、クレーム解釈及び充足論の全てに影響する。 したがって、単に分かりやすい日本語を書くという話ではなく、 • サポート要件を満たしやすくする • 引用発明との動機付けを否定しやすくする • 分割・補正の自由度を残す • 将来の被疑侵害品をクレームに取り込みやすくする • 不要な限定解釈を避ける という各目的から逆算して、課題、効果、実施例及びクレーム文言を選択…

*進歩性〇 乙A25発明と乙A26発明は、技術的アプローチが真逆（前者は乱流発生・後者は乱流防止）で動機付けを欠く。 乙A21発明（通常排水）と乙A25発明（サイフォン式）は技術的思想を異にし、組合せの動機付けがない。 ⇒引用発明（乙A21発明）が流量係数「0.6」という設計上の指標から「従来型の排水システム」と認定し、サイフォン式排水システムとは技術的思想を異にすると判断した。

*進歩性× ＜進歩性（①発明の要旨認定）＞ 『原告の主張する本件発明１の構成における「歯科人工物の画像オブジェクトの軸を含む画像」及び「歯科人工物の画像オブジェクトの軸」は、いずれも特許請求の範囲に記載されたものではないから、そのような事項に基づいて本件発明１の特定事項を認定し、甲１発明と構成の対比を行うことは許されない。

原告は、「引用発明は…課題を本願発明とは異なる課題解決手段で既に解決している」と主張したが、 本判決は、「異なる別の解決手段によって既に解決しているか否かは動機付けの有無とは関係しない」と判示した。 ⇒進歩性×

*進歩性〇 主引用発明の課題解決のための構成は、特段の理由なく変更できない。（特段の理由とは？） （判旨抜粋） 甲３発明の構成、すなわち、第一カム部２２及び第二カム部２３の外側にアーム支持突起１６・１７が配置するという構成が、課題解決のための構成であることからすると、これを特段の理由もなく、例えば第一カム部２２と第二カム部２３との間にアーム支持突起１６・１７に挟むものに変更する等、本件発明１の第一ウイング部材の一対の支持部が第二ウイング部材から突出した突出部を間に挟んで支持…

甲1には、『経口経路による場合、好ましくは1～100mgの範囲であること、1日当たり1～4回投与すること』が記載されていた。 その上で、技術常識に照らせば、『甲1文献に接した当業者は、上記幅のある数値の下限値（1mg、1日1回投与）を初回投与量の参考として用い、上記手順を踏んで最終的な用量を決定すると認められ、本件発明1が特定する「5mg」「1日1回投与」との用量は、上記手順を踏んだ結果、最終的に当業者が選択し得るいくつかの用量に当然に含まれる。』 ⇒進歩性×